Основания для подачи заявки на ТМ в США

В США процедура регистрации ТМ в некоторых моментах значительно отличается от процедуры в других странах.

Прежде чем приступить к процедуре регистрации ТМ в США, необходимо определиться с основанием для подачи своей заявки. Как уже упоминалось, в США процедура регистрации ТМ в некоторых моментах значительно отличается от процедуры в других странах.

Существует 5 оснований:

1. Use in commerce – “коммерческое использование” - если ТМ активно используется на территории США до момента подачи заявки;
2. Intent to use – “намерение использования” - если ТМ будет использоваться непосредственно после подачи заявки;
3. На основании Мадридского соглашения – в случае территориального расширения на США международной ТМ;
4. Foreign application – “иностранная заявка” - если уже была подана такая же заявка в другой стране;
5. Foreign registration – “иностранная регистрация” – при наличии уже зарегистрированной ТМ в другой стране.

Теперь немного подробней о каждом из этих пунктов.

1. Use in commerce

Продажа товара или предоставление услуги на территории США под Вашей торговой маркой - это одно из основных и обязательных требований американского законодательства. Какое бы основание Вы не выбрали при подаче заявки, в конце-концов нужно прийти к тому, что товар под этой ТМ действительно продается, то есть рано или поздно в USPTO нужно будет подать доказательства (причем если это сделать поздно, придется доплачивать гос. сборы).

Подтверждением использования ТМ могут быть фотографии товаров с нанесенной на них ТМ (или на их упаковку, ярлыки, этикетки), скриншоты с сайтов, рекламная продукция и т.п.

Обязательно на товарах/упаковках/ярлыках должна быть ТМ в том виде, в котором она отображена в заявке! Особенно если ТМ комбинированная: тут должно быть совпадение на 100%, например, если в заявке сверху картинка, а под ней слово, то и на товаре так же должно быть. Если слово будет рядом, так уже не примут, это якобы другая ТМ.

 Исключения:

1)      если ТМ словесная, то ни шрифты, ни цвет, ни размер букв не имеет значения;

2)      если ТМ подана в черно-белом варианте (графическая или комбинированная) - тут цвет не важен.

Кроме того, при подаче доказательств всегда указывается дата начала использования Вашей ТМ в коммерческих целях.

2.   Intent to use

Если на момент подачи заявки Вы не можете доказать продажу товара под этой ТМ, можно выбрать основание Intent to use - намерение использование. То есть продаж у Вас еще нет, но Вы подтверждаете, что все предоставите, когда начнете использовать ТМ, либо когда получите запрос USPTO (патентного ведомства США). Выбирая данное основание, нужно понимать, что позже за такую “отсрочку” придется оплатить дополнительный гос. сбор - по 100 USD за каждый класс товаров. Сборы оплачиваются онлайн в момент подачи подтверждения использования ТМ.

Фотографии товаров можно подать по своей инициативе или дождаться запроса от USPTO. Они дают 6 месяцев на ответ. Если за это время продажи продукта так и не были запущены, срок для ответа можно продлить еще на 6 месяцев, заплатив сбор 125 USD за каждый класс товаров (при этом оплата в момент подачи фотографий не отменяется). Другой вариант - убрать из списка товаров те, продажу которых Вы не можете подтвердить, или Вы просто передумали запускать данный продукт. За это платить не нужно.

3. На основании Мадридского соглашения

Если у Вас уже подана заявка или получено свидетельство о регистрации на ТМ в другой стране, можно подать международную заявку по Мадридскому соглашению или Протоколу на расширение регистрации на другие страны, в том числе и на США. Однако мы рекомендуем регистрировать ТМ в США напрямую, поскольку по Мадриду это будет намного дольше (почти в 3 раза) и намного дороже (одни только сборы больше почти в 4 раза).

4.    Foreign application

Данное основание можно выбрать, если уже была подана такая же заявка в другой стране. Тут особенность в том, что в USPTO нужно будет в дальнейшем предоставить свидетельство о регистрации ТМ в той другой стране (с переводом на английский, конечно), хотя само основание и звучит “иностранная заявка”, а не “иностранная регистрация”. Причем до получения такого свидетельства USPTO приостановит регистрацию американской заявки, поэтому тут нужно обращать внимание на сроки регистрации в первой стране. Таким образом, на этом основании USPTO примет Вашу заявку, даже рассмотрит ее, но вынесет решение о регистрации только после получения свидетельства.

5. Foreign registration

Здесь ситуация очень похожа на предыдущую, однако тут подается заявка в США уже при наличии зарегистрированной ТМ в другой стране. Заполняя формы, нужно сразу давать данные по этой регистрации и добавлять свидетельство.

Используя данную информацию, Вы сможете понять какое стоит применить условие для регистрации. Кроме того, нужно учесть, что доказывать использование ТМ на территории США придется в любом случае, независимо от выбранного изначально основания (так называемый specimen, о котором можно прочесть ).