Подробнее о поисках по ТМ

Важность предварительного поиска по торговой марке

Перед регистрацией собственной торговой марки или началом использования бренда для своих услуг и товаров очень важно провести предварительный поиск и проанализировать, не схожа ли ваша ТМ (торговая марка) с ранее зарегистрированными.

Распространенным заблуждением является вывод о том, что лишь идентичные торговые марки могут помешать зарегистрировать новую. Как в США, так и в любой другой стране требования к новой торговой марке, которая подается на регистрацию, достаточно унифицированы и предполагают ряд требований, связанных как с оригинальностью названия, так и с другими важными аспектами обозначения. Так, например, она не должна прямо или косвенно, но достаточно очевидно указывать на продукт/услугу, для которого регистрируется, и описывать его характеристики или функции. Также ТМ не может быть оскорбительной или иметь негативную коннотацию (прямая или косвенная отсылка к ненормативной лексике или оскорблению кого-либо). Эти и многие другие нюансы всегда берутся во внимание специалистами при проведении поиска.

Что касается схожести знаков, то они всегда оцениваются с точки зрения их визуальной (вид), фонетической (произношение) и семантической (значение) схожести. Эти три элемента оцениваются в комплексе и иногда разница или схожесть в одном аспекте может послужить как причиной для отказа, так и аргументом для регистрации торговой марки. Например, разные по смыслу, но схожие по виду и произношению марки HOOK и NOOK будут считаться схожими до степени смешения.

Поиск дает понимание дальнейшего процесса регистрации, помогает сэкономить время и деньги в дальнейшем, также является первым и неотъемлемым шагом при создании своего бренда. При этом стоит заметить, что поиски не дают полной уверенности, что никаких отказов в регистрации не будет.

Даже проведенный поиск на дает 100% гарантии отсутствия отказов в регистрации вашей ТМ. С чем это связано:

1.  В период от проведения поиска до подачи заявки на регистрацию торговой марки кто-то подал заявку на схожую или идентичную. Его заявка будет считаться приоритетной.

2.   Наш опыт показывает, что в базах данных USPTO (United States Patent and Trademark Office) и WIPO (World Intellectual Property Organization) заявки публикуют примерно через 10 дней после фактической подачи. Поэтому поиск может не коснуться тех заявок, который фактически были поданы, но еще не опубликованы в базах.

3.  Бывают ситуации, что заявка на ТМ была подана в одной стране, но ее владелец принял решение расширить действие и подать международную заявку в другие страны, включая США. У него есть на это право в течение 6 месяцев после подачи заявки в юрисдикции своей страны. В таком случае датой подачи в США будет считаться дата оформления заявки в «домашней» юрисдикции заявителя. Соответственно, у него все 6 месяцев сохраняется приоритет. Это большой риск для других заявителей на регистрацию ТМ, так как действия иностранных владельцев торговых марок сложно предугадать.

4. Анализ схожести остается субъективным процессом. Профессиональному юристу знакомы тенденции принятия решений и подходы экзаменаторов. Зачастую в ряде мелочей они отличаются от нормативных требований. Поэтому профессионал старается учитывать это при подаче заявки на ТМ. Но подходы могут поменяться, и это приведет к непредвиденным отказам.

При профессиональном подходе такие случаи не так часты, но все же случаются, поэтому гарантировать позитивный результат на 100% невозможно. При этом без проведения поиска успех будет скорее случайностью, нежели прагматически предусмотренным результатом.