Какие бывают подводные камни при регистрации Вашей ТМ?

Регистрация торговой марки является обязательной и создает фундамент для дальнейшего развития бренда. Но что делать, если во время регистрации Вы получили отказ?

Уже давно не является секретом то, что торговая марка является важной и неотъемлемой частью Вашего бизнеса. Регистрация торговой марки является обязательной и создает фундамент для дальнейшего развития бренда. Согласно процедуре, при регистрации торговой марки, отказ можно получить на основаниях, которые указаны в статьях 5, 6 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг». 

Самой распространенной причиной для отказа является нахождение тождественных и/или схожих до степени смешения торговых марок. Но в контексте этого блога хочу Вам рассказать, о двух нетипичных, на мой взгляд,  основаниях для отказа в регистрации торговой марки. 

Итак, правовая охрана предоставляется торговой марке, которая не противоречит публичному порядку, принципам гуманности и морали

Казалось бы, очевидная причина для отказа, которая никак не может относиться к Вам. Ведь зачастую данный пункт нами воспринимается очень буквально, и мы считаем, если в торговой марке нет фашистских лозунгов или ненормативной лексики, то этот пункт не может к ним относиться. Не все так однозначно, о чем свидетельствует следующий пример:

 MAFIA. Данной торговой марке было отказано в регистрации под услуги 41 класса, которые включают в себя «игры, развлечения» на вышеуказанном основании, т.к. данное название пропагандирует незаконную деятельность и культ насильственности, а также является названием тайной террористической организации. Заявитель обратился в Апелляционную палату и коллегия, рассмотрев материалы дела, пришла к выводу, что развлечения и игры – это предмет непродуктивной деятельности, чьи правила отличаются от повседневной жизни, и игрок осознает это. Игра не зависит от полезной цели, она противоположна работе, делу и в этом смысле является «несерьезной». По мнению коллегии, с популяризацией одноименной игры слово «MAFIA» приобрело расширенное толкование и принимается не в прямом, а в переносном смысле, которое не имеет негативной составляющей. На основании этого коллегия пришла к выводу, что данное обозначение относительно услуг 41 класса, которое касается игр и развлечений, не будет нарушать публичный порядок. Заявленное обозначение используется для предоставления развлекательных услуг, поэтому воспринимается как фантазийное из-за нереальности ассоциаций.

В данном случае решение вынесено в пользу заявителя, однако данный пример заставляет задуматься о том, что не все так очевидно, ведь эксперт изначально посчитал, что большинству полюбившаяся игра  может пропагандировать незаконную деятельность и культ насильственности. 

Поэтому советую перед подачей торговой марки рассматривать свое обозначение и через призму данного основания для отказа. Смотреть значение в энциклопедиях, словарях и т.п.

Хочу подчеркнуть, что каждая страна имеет свои принципы гуманности и морали, и если Вам зарегистрировали торговую марку в Украине, это еще не значит, что ее также зарегистрируют в других странах и наоборот.

И второе нетипичное основание, о котором хочу рассказать: «Не могут быть зарегистрированы ТМ, которые воспроизводят» названия известных в Украине произведений науки, литературы и искусства или цитаты и персонажи из них, произведения искусства и их фрагменты без согласия владельцев авторского права или их правопреемников»;

Что важно помнить  в данном случае? Если Вы хотите назвать свою торговую марку, скажем, «Капитошка», то Вам необходимо разрешение от сценариста данного мультфильма на такое название. Если Вы хотите зарегистрировать изображение скульптуры «Родина-мать зовет!» знаменитого советского скульптора Евгения Вучетича, то Вам необходимо получить разрешение от его вдовы, которая является правонаследником автора. Помните, что срок действия имущественных авторских прав действует на протяжении жизни автора, а также в течение 70 лет после смерти автора. А получить разрешение у автора или у его наследников порой бывает очень и очень затруднительно.

Этой небольшой заметкой я хочу обратить Ваше внимание на то, что причин для отказа в регистрации не одна и не две. И необходимо рассматривать все возможные причины в комплексе, чтобы не потерять деньги и время при регистрации торговых марок. 

Более подробно о распространённых и не очень причинах для отказа в регистрации торговых марок и других объектов интеллектуальной собственности  Вы сможете узнать на  практическом бизнес-семинаре  «Операции с объектами интеллектуальной собственности: от переговоров до налогообложения. Роялти нерезидентам как инструмент налогового планирования» 28 ноября 2012 года. Также на этом семинаре будут рассматриваться нюансы заключения договоров в сфере интеллектуальной собственности, а также налогообложение платежей по данным договорам, включая налогообложение роялти.

Алина Сероштан-Татаринова